El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha resuelto, en los últimos años, disputas legales entre grandes firmas internacionales y emprendedores que buscan registrar sus marcas en el mercado peruano. Compañías como Carolina Herrera, Backus y Adidas recibieron sentencias desfavorables, mientras que empresarios locales lograron finalmente registrar sus nombres y productos.
A continuación, un recuento de algunos de los casos.
CH vs. emprendedora peruana
La icónica diseñadora venezolana y propietaria de una prestigiosa casa de moda que lleva su nombre, Carolina Herrera, intentó prohibir el uso de su apellido en Perú mediante un documento enviado al Indecopi para distinguir su marca de la de una emprendedora local que también se apellidaba Herrera.
Según una resolución que data de agosto de 2023, pero hecha pública el último miércoles por LP – Pasión por el Derecho, la empresa Carolina Herrera Ltd., reconocida por su diseñadora homónima, envió en noviembre de 2021 un documento para frenar el registro de la marca “La Jabonera by María Herrera”, propiedad de María Carolina Herrera Herrera, quien inició el procedimiento el mes anterior.
La empresaria peruana solicitó el registro de su marca para distintos productos de la clase 3 de la nomenclatura oficial, que incluye preparaciones para blanquear, jabones no medicinales y productos de perfumería. Sin embargo, Carolina Herrera Ltd., con sede en Estados Unidos, se opuso bajo el argumento de que es titular de registros de marcas en la misma clase, el signo solicitado era similar a sus marcas y se refiere a productos idénticos y sus marcas conforman una familia basada en el término “Herrera”.
Desde entonces, el emprendimiento peruano y la reconocida marca a nivel mundial se enfrascaron en un cruce de respuestas. Carolina Herrera Ltd. sostuvo que “Herrera” es un término distintivo y que apellidarse así no daba derecho a nadie para obtener un registro de marca con este nombre. Argumentó que la peruana confundía el derecho al uso de un apellido con el derecho de propiedad industrial, es decir, apellidarse Herrera no validaba comercializar productos bajo ese apellido.
Por su parte, María Carolina Herrera Herrera sostuvo que ambas marcas presentaban diferencias y que “Herrera” era un apellido común en Perú. Mencionó que una marca conformada por un apellido no impide que personas que lo compartan puedan utilizarlo para identificarse en el ámbito civil. Señaló también que la presencia de otras marcas con el término “Herrera” en la clase 25 de la nomenclatura oficial era irrelevante, ya que los signos analizados pertenecen a la clase 3. Añadió que conceder el derecho exclusivo sobre el apellido “Herrera” limitaría a múltiples personas la posibilidad de emplearlo para actividades económicas.
La emprendedora afirmó que no pretendía que su signo fuera similar a las marcas base de la oposición y que otorgar la exclusividad de uso del apellido a Carolina Herrera representaría un abuso de derecho. “Carolina Herrera busca excluir a otros empresarios del mercado al pretender prohibir el uso de su apellido con fines comerciales”, sostuvo. Como parte de su defensa, trajo a colación un caso similar ocurrido en Colombia, donde la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y registró la marca “Diana Herrera belleza en tu mirada”.
Alegó que este pronunciamiento colombiano debía considerarse en virtud del derecho andino, dado que Perú es parte de la Comunidad Andina de Naciones. Finalmente, enfatizó que muchas personas no podrían usar la palabra “Herrera” para realizar actividades económicas si Carolina Herrera tuviera el derecho exclusivo sobre su apellido, considerándolo irrazonable dada la cantidad de personas con ese apellido en Perú.
Foto: La Voz
Indecopi finalmente falló a favor de la emprendedora peruana y, tras un proceso de inscripción en dos instancias, resolvió que no existía riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que sus signos no eran semejantes. Según Indecopi, la marca americana tenía como elemento característico el nombre completo “Carolina Herrera”, mientras que la marca peruana utilizaba “María Herrera”, lo cual hacía que se vieran y escucharan diferentes.
La resolución, firmada por Carmen Gavelán, entonces presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, concluyó que otorgar el derecho exclusivo sobre el apellido “Herrera” a Carolina Herrera habría limitado injustamente el uso de dicho apellido por otras personas en actividades comerciales.
Adidas y Nemesis
Adidas enfrentó una multa de S/ 742,500 tras una decisión definitiva del Indecopi, que emitió una resolución a raíz de una disputa por propiedad industrial en la que prohibió usar y vender productos bajo la línea “Nemeziz” en el país. El conflicto comenzó en 2021 cuando el empresario colombiano Ricardo León Márquez Gómez denunció que Adidas infringía sus derechos de propiedad industrial con la marca “Nemeziz”, similar a “Nemesis”, registrada por él en Perú, Colombia y México. Aunque existían acuerdos de licencia en los dos últimos países, Adidas no hizo lo mismo en Perú.
Indecopi encontró similitudes entre ambas marcas en productos como ropa y calzado deportivo, lo que podría generar confusión para los usuarios. A pesar de la apelación de Adidas, el tribunal mantuvo su fallo y resaltó la importancia del registro de marca por país para asegurar derechos exclusivos.
La resolución se basó en la infracción del régimen común sobre propiedad industrial para los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), que protege a titulares de marcas registradas contra el uso de signos similares en productos idénticos o similares susceptibles de causar confusión.
La multa impuesta a Adidas es de 150 UIT, equivalente a S/. 742,500. La compañía argumentó que no vendía productos “Nemesis” en el país y acusó al empresario de mala fe por registrar su marca, aun cuando Adidas planeaba introducir “Nemeziz” al mercado peruano.
Sin embargo, Indecopi determinó que no había mala fe y subrayó que Adidas no había registrado “Nemeziz” en Perú. Finalmente, el organismo prohibió a Adidas usar el signo “Nemeziz” en sus productos deportivos y enfatizó que las empresas deben registrar sus marcas en cada país para asegurar su uso exclusivo.
Backus vs. Hablando Huevadas
El programa ‘Hablando Huevadas’, conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, ganó una disputa legal contra la empresa cervecera Backus por el uso del nombre “Helenita”. La resolución de Indecopi favoreció a los comediantes y les permitió continuar ofreciendo su cerveza artesanal “Helenita” en sus shows presenciales.
La disputa comenzó cuando Backus los acusó de utilizar el mismo nombre que una campaña publicitaria de su cerveza Pilsen, denominada “Disfruta una Helenita”. La cervecera exigía que los creadores de “Hablando Huevadas” retiraran su producto del mercado. Sin embargo, Mendoza y Luna defendieron que su marca ya estaba registrada antes del lanzamiento de la campaña de la compañía.
Luego del fallo, que declaró infundada la demanda de la cervecera, los comediantes anunciaron en redes sociales que retomarán la venta de “Helenita”. Jorge Luna comentó que planean tomar acciones legales contra Backus por los daños causados durante la suspensión de sus operaciones.
Asimismo, Ricardo Mendoza sostuvo que utilizará las ganancias de “Helenita” para enfrentar otros juicios, en referencia a investigaciones del Ministerio Público en su contra. Ambos comediantes manifestaron su satisfacción por la victoria legal y su intención de aprovechar al máximo el potencial de su marca ahora que han resuelto el conflicto.
Recientemente, Indecopi rechazó la solicitud de inscripción de la marca “Hablando Huevadas”, ya que la palabra es despectiva, inapropiada y ofensiva. Además, al estar destinada a un público general, incluido jóvenes e infantiles, contraviene fines educativos y formativos deseables. La denominación se consideró contraria a las buenas costumbres según el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
